Patentlizenz- und know-how-vertrag

Natürlich ist die Lizenzierung von Know-how nur insoweit sinnvoll, als dieses Know-how geheim gehalten wurde, d. h. dass es einen wirtschaftlichen Wert dafür gibt und dass der Lizenznehmer Zugang zu diesem Wissen erhalten muss, das sonst weder bekannt noch leicht zugänglich wäre. Die Lizenzierung von geheimem Know-how kann einige Risiken im Zusammenhang mit seinem potenziellen, unerwünschten Offenlegung an Dritte mit sich bringen. Aus diesem Grund sollte eine Patent- und Know-how-Lizenzvereinbarung Fragen der Vertraulichkeit und der Geheimhaltung gründlich behandeln, um so genau wie möglich zu definieren, wie der Lizenznehmer das lizenzierte Know-how nutzen und weiter offenlegen kann. Dem Lizenznehmer, seinen Mitarbeitern und relevanten Dritten (z. B. möglichen Unterauftragnehmern) sollten Vertraulichkeitsverpflichtungen auferlegt werden, die in ihrem Umfang und ihrer Stärke mindestens so streng sind wie die, die der Lizenzgeber zum Schutz seines Geschäftsgeheimnisses eingeführt hat. Michelle Tyde, Counsel bei Kirkpatrick Townsend &Stockton es Walnut Creek Office, konzentriert ihre Praxis auf geistiges Eigentum/Technologietransaktionen, globale Sourcing-Transaktionen sowie Datenschutz und Sicherheit. Sie hat eine Vielzahl komplexer Geschäftstransaktionen strukturiert und ausgehandelt, darunter Business Process Outsourcing, gemeinsame Entwicklung, Technologielizenzen, Cloud Computing, Datenanalyse und Managed Services. Know-how sollte mit Patentrechten lizenziert werden, wenn seine Verwendung es dem Lizenznehmer ermöglichen wird, die Technologie vollständig und effektiv zu nutzen, was der Kommerzialisierung der patentierten Erfindung zugute kommen wird. Dies wird den Umsatz und letztlich die Lizenzgebühren erhöhen, die der Lizenzgeber vom Lizenznehmer erhält. Die im Rahmen dieses Dokuments erteilte Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein und berechtigt den Lizenznehmer, im Rahmen der hierfür relevanten Patentrechte zu arbeiten und technische Informationen (oder “Know-how”) zu verwenden.

In solchen Fällen kann es sich lohnen, anstelle einer bloßen Patentlizenz eine “Patent- und Know-how-Lizenz” abzuschließen, damit der Lizenzgeber nicht nur Zugang zu seiner Erfindung, sondern auch zu dem hierfür relevanten technischen Know-how gewährt. Dies wird es dem Lizenznehmer ermöglichen, die Erfindung vollständig zu nutzen und zu verstehen. Unternehmen besitzen viele Formen des geistigen Eigentums ( IP) – Patente, Marken, Urheberrechte und Know-how (z. B. nicht patentierte Erfindungen, technische Informationen, Spezifikationen und Geschäftsgeheimnisse) – und je nach Branche kann ein bestimmtes Unternehmen mehr von einer bestimmten Art von geistigem Eigentum als andere besitzen. Während viele Unternehmen Patente durch Lizenzvereinbarungen monetarisieren, ist Know-how auch ein wertvolles IP-Asset, das monetarisiert werden kann. Das Gericht stellte sich auf die Seite von Brulotte und stellte fest, dass eine Lizenzvereinbarung, die über das Ablaufdatum des Patents hinausgeht, per se.1 rechtswidrig ist, indem sie den gleichen Satz berechnete und die gleichen Beschränkungen in den Vor- und Nachfristen des Patents durchsetzte, versuchte, die Patentlaufzeit künstlich zu verlängern. Daraufhin war die Mehrheit der Auffassung, dass die Patentbedingungen “eine Monopolmacht in der Zeit nach dem Ablauf, wenn das Patent in die Öffentlichkeit gelangt ist”, seien. 2 In einer Hybridvereinbarung, in der sowohl Patente als auch Know-how lizenziert sind, sollten die Lizenzerteilung, die Laufzeit und die Lizenzgebühren für jeden genehmigt werden. Know-how kann auf unbestimmte Zeit bleiben, solange es geheim gehalten wird.

Patente haben eine definierte Laufzeit (20 Jahre ab Einreichung) und die Lizenzgebühren können nicht über die Lebensdauer des Patents hinaus fortbestehen. Gerichte erkennen Nichtpatentlizenzen nur an, wenn die Lizenzvereinbarung einen anderen Tarifplan für Patent- als Know-how-Gebühren hat oder wenn klar ist, dass Lizenzgebühren, die nach Ablauf des Patents auftreten, an das Know-how gebunden sind. Infolgedessen beinhalten einige Hybrid-Vereinbarungen eine Vorauszahlung für die Lizenz von Know-how, mit laufenden Lizenzgebühren für die Patentlizenz. Weitere Fragen, die in eine Know-how-Lizenz aufgenommen werden müssen, die in der Regel nicht in Patentlizenzen enthalten sind, umfassen den Umfang des lizenzierten Know-hows, ob das Know-how zur Entwicklung von Verbesserungen oder abgeleiteten Werken und die damit verbundenen Rechte der Parteien verwendet werden kann, sowie eine gerechte Entlastungsbestimmung, die es dem Lizenzgeber ermöglicht, Unterlassungsansprüche zu beantragen, um die Veruntreuung des lizenzierten Know-hows zu verhindern und/oder zu mildern.



Written by Brett Pierce - Visit Website

Comments are closed.